安理观法
知识产权丨知识产权侵权诉讼中被告反诉主张律师费用等合理支出的现状分析及建议
作者:叶仲楠 2023-08-16

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随着社会的发展和进步,我们逐渐迈入了一个全新的时代。新时代的到来,让经济、科技、文化等各项事业都迎来了创新、融合、开放的新气象。但在蓬勃发展的势头之下,新时代也在促使各行各业不断思考变革,以更积极的心态、更规范的经营、更科学的管理来从容应对监管变化、竞争加剧等一系列随着市场经济日益繁荣而出现的机遇与挑战。


值此背景,安理将以法律专业视角推出【安理专栏】,围绕知识产权、资本市场、网安与数据保护、财税、家族办公室、破产重整等领域中企业及各主体要重点关注的热点、痛点、难点问题,安理律师会结合自身在相关领域扎实的专业积累和丰富的实务经验,带来兼具理论价值和实践意义的思考研究与指导建议,以期为大家提供及时、清晰与现实可用的方法指引和专业支撑。欢迎大家持续关注。



回想20年前的2001年,我国首次在集成电路布图设计保护条例、商标法等法规中引入“为制止侵权行为所支付的合理开支”这一概念,并在次年的2002年“最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释”中明确将律师费及调查、取证的合理费用纳入合理开支的范围内,自此,权利人维权的成本得到法律的保障。我国公民及企业对知识产权保护的信心大幅增强。


截至2022年底,我国已有发明专利有效量421.2万件,有效注册商标量4267.2万件,而仅2022年一年就有新申请实用新型295.1万件、外观设计79.2万件。再加上数量无法统计的著作权,中国的知识产权保有数量已经非常庞大。


然而随着知识产权数量的激增,专利权人有可能会有意或无意地不恰当地行使其权利。面对这样不恰当的权利行使,被告方(被诉侵权人)为确保其合法权益往往需要付出大量精力成本和费用(律师费、差旅费等)来应诉,这无疑给被诉侵权人造成了相当大的负担。


对此,2011年最高院修改的《民事案件案由规定》中就已经将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”正式确立为民事诉讼案由。之后,最高院又于2016年《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》中提出了如果当事人存在滥用诉讼权利等明显不当行为并造成诉讼对方或第三人直接损失的,人民法院可以根据具体情况对无过错方依法提出的赔偿合理的律师费用等正当要求予以支持。从而使“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”中主张律师费成为可能。但上述规定中并未对被告能否以反诉方式主张赔偿合理的律师费用等进行明确规定。因而很长一段时间,各地法院会以“反诉涉及的因恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉与本诉涉及的侵害专利权之诉所依据的事实基础并不相同,所涉的法律关系不具有法律规定的同一性或关联性,诉讼请求之间亦不具有因果关系,故反诉不符合相关法律关于反诉受理条件的规定”等理由拒绝在知识产权的侵权诉讼中对基于权利滥用行为、因恶意提起知识产权诉讼损害责任之反诉进行审理。


该情况直至2021年6月3日最高人民法院发布并实施《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》起才得以改变,该《批复》中指出“在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”自此,“滥用权利”“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”才正式列入知识产权侵权案件的反诉范围之内。


那么,2021年6月3日至今的两年时间里,涉及被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支的案件结果如何呢?我们尝试以“最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复”及“反诉”为关键词对相关案件进行了检索和梳理,结果如下:


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从上表中案件的内容可知,在上述检索条件下检索到的反诉案例中,目前为止尚无反诉胜诉案例,但是我们通过检索以恶意提起知识产权诉讼为由另行起诉的案例,我们发现只要举证得当,因恶意提起的知识产权诉讼中被告所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支是可以得到法院支持的。上表案件中败诉的案例或者未被受理的案例,究其原因主要是因为诉讼程序运用不当,或者是因为一些比较现实的问题,例如另行起诉的案件基本都是已经确认到知识产权侵权案件中判定不侵权了,而反诉案件中,侵权案件的结果尚不确定,许多案件实际上最终被认定为被告侵权,这也是上表中反诉被判决驳回诉讼请求的主要原因之一。


因此,我们对相关法规及上述案件进行了梳理,并总结了被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支时应注意的以下几点,希望能为大家在遇到相关诉讼时提供参考。




1. 提起反诉的法律依据:被告可以基于《中华人民共和国民事诉讼法》第54、143条、《最高人民法院关于适用的解释》第232、233条、最高人民法院《民事案件案由规定》第171项以及《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》,在知识产权侵权诉讼中提出以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支的反诉


2. 提起反诉的时间限制:反诉应当在一审的法庭辩论结束前提出,另外实务中有些法院可能会对反诉提出的时间、形式做出细致要求,建议尽可能按照法院的具体要求提出相关反诉


3. 谨慎判断是否提起反诉:考虑到提起反诉亦有可能增加被告的诉讼成本,建议可以在充分考虑对方提起的诉讼是否具有恶意或权利滥用的基础上谨慎判断是否提起反诉。例如可以综合考虑以下几点:①对方(原告)是否有正当知识产权保护之外的目的,例如阻碍被告上市、破坏被告商业合作意图、以提出某项请求相威胁等;②原告主张的知识产权是否合法、有效以及效力是否足够稳定,例如实用新型、外观设计是否存在负面的专利权评价报告,相关知识产权是否被认定无效,被许可人提起的知识产权诉讼是否按照法律法规的规定进行了备案等;③原告是否基于涉案知识产权进行过大量诉讼及相关案件审理结果;④本诉中被认定侵权的可能性;⑤实际因对方的恶意诉讼或权力滥用产生了损失的情况。当然,以上几点即便存在,主张是否成立也要综合判断案情而定,并非具有某一条就必然会被支持相关的反诉请求,而且实际案件中根据案情的复杂程度可间接证明恶意/权利滥用的情节还有很多,这方面建议与个案的担当律师充分沟通商议来综合判定


随着我国对知识产权的司法保护越来越成熟、深入,知识产权维权成本高、权利滥用时被告方收到的损害及应诉成本等问题都在被逐步改善。除了上面介绍到的一些法律规定外,还包括可以从刑事层面对于捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的原告进行追责(参照刑法第307条之一及《最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》)。


此外,在今年(2023)《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》中,我们也看到了这样的修改方案“第八十四条 对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚。给对方当事人造成损失的,应当予以赔偿;赔偿数额应当包括对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支。”可见,由于知识产权的特殊性,我国在知识产权领域对于恶意诉讼、权利滥用的打击力度正在逐渐增加。因此,也希望权利人在行使权利时更加谨慎,在充分理解自己权利及对方涉嫌侵权行为的基础上合法合理并诚信地行使权利,这样才能充分得到法律的保护。而作为被告,如果遇到恶意知识产权诉讼或知识产权滥用,也无需过分紧张,法律已经赋予了被诉侵权人合法主张权利的武器以维护其正当的权益。


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